文/北京市集佳律師事務(wù)所 黎琳
現(xiàn)行《商標(biāo)法》第四條規(guī)定“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請，應(yīng)當(dāng)予以駁回”，該條款的目的是遏制“不以使用為目的”的惡意商標(biāo)注冊申請行為，打擊囤積商標(biāo)、規(guī)范商標(biāo)申請注冊秩序。在實(shí)踐中，一些規(guī)模較大企業(yè)因同一時間提交的商標(biāo)申請數(shù)量較多，被國家知識產(chǎn)權(quán)局依據(jù)該條款下發(fā)審查意見，認(rèn)定“不以使用為目的”的惡意注冊。當(dāng)遭遇這樣的誤傷，商標(biāo)權(quán)人應(yīng)如何應(yīng)對？
事實(shí)上，《商標(biāo)審查審理指南》對于可以不適用《商標(biāo)法》第四條的情形也做了規(guī)定：“以下情形不適用《商標(biāo)法》第四條：（1）申請人基于防御目的申請與其注冊商標(biāo)標(biāo)識相同或者近似的商標(biāo)；（2）申請人為具有現(xiàn)實(shí)預(yù)期的未來業(yè)務(wù)，預(yù)先適量申請商標(biāo)。”可見，對于有正當(dāng)理由的商標(biāo)申請行為，法律還是給予了商標(biāo)權(quán)人一定的空間。那么，在遭遇誤傷時，商標(biāo)權(quán)人可以考慮從上述兩個角度爭取。
筆者近期辦理的一個案件就比較典型：某公司因在一個月內(nèi)提交了25件商標(biāo)注冊申請，收到“涉嫌構(gòu)成不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請”的審查意見，從絕對數(shù)量上來說，25件商標(biāo)注冊申請并不多，代理人經(jīng)過篩查，發(fā)現(xiàn)這25件商標(biāo)中，有2件是商標(biāo)權(quán)人對主商標(biāo)在其他類別提交的擴(kuò)展注冊，分別是第3類化妝品和第35類推銷及藥品零售，其余23件則屬于與主商標(biāo)無關(guān)的新設(shè)計子品牌。為了確保主商標(biāo)在第3類化妝品和第35類推銷及藥品零售的擴(kuò)展注冊順利進(jìn)行，且，考慮到子品牌近期確實(shí)不會使用，代理人建議商標(biāo)權(quán)人按照如下步驟答復(fù)本次審查意見：
首先，對23件子品牌商標(biāo)辦理撤回申請，以減少當(dāng)期的商標(biāo)申請數(shù)量。
隨后，就主商標(biāo)在第3類和第35類的新申請所收到的審查意見進(jìn)行答復(fù)，主張2件主商標(biāo)是商標(biāo)權(quán)人為了對主商標(biāo)擴(kuò)大使用范圍，出于實(shí)際經(jīng)營之需要，在相關(guān)類別上所做的擴(kuò)展注冊，這2件第3類和第35類商標(biāo)指定的商品和服務(wù)均符合商標(biāo)權(quán)人的經(jīng)營范圍。而在提交注冊申請后，商標(biāo)權(quán)人一方就2件商標(biāo)的使用也做了必要準(zhǔn)備：商標(biāo)權(quán)人主要是將2件商標(biāo)許可給下屬子公司使用，子公司獲得授權(quán)后，與銷售商簽訂相關(guān)合作協(xié)議，由供應(yīng)商貼牌生產(chǎn)該商標(biāo)的產(chǎn)品后，銷售商負(fù)責(zé)后期的銷售推廣。商標(biāo)權(quán)人為了證實(shí)上述情況，在本案中提交了如下證據(jù)：
（1）商標(biāo)權(quán)人簽發(fā)給子公司的商標(biāo)使用授權(quán)書；
（2）子公司從事相關(guān)商品開發(fā)的資質(zhì)證書；
（3）子公司與銷售商之間簽訂的《品牌合作合同》；
（4）銷售商為合作項(xiàng)目制定的《商業(yè)項(xiàng)目計劃書》；
（5）產(chǎn)品包裝設(shè)計圖和貼牌廠家的資質(zhì)證書；
（6）銷售商從子公司處購買產(chǎn)品的訂單；
（7）商標(biāo)權(quán)人簽發(fā)給銷售商的授權(quán)書。
此外，商標(biāo)權(quán)人的主商標(biāo)是一件馳名商標(biāo)——早在2013年就被商標(biāo)局認(rèn)定為在第30類商品上馳名。此次商標(biāo)權(quán)人在第3類化妝品和第35類推銷及藥品零售上提出主商標(biāo)的注冊申請，都是出于實(shí)際經(jīng)營需要，商標(biāo)權(quán)人還在本案中提交了主商標(biāo)在第30類獲得馳名認(rèn)定的證據(jù)材料和持續(xù)的知名度證據(jù)，用以證實(shí)此次涉案的2件商標(biāo)承載了馳名商標(biāo)的廣泛聲譽(yù)。
從上述可以看出，商標(biāo)權(quán)人系出于正常、合理的商業(yè)經(jīng)營需要提交第3類和第35類商標(biāo)的注冊申請，符合商標(biāo)權(quán)人所在的行業(yè)特點(diǎn)、經(jīng)營范圍、經(jīng)營資質(zhì)等基本情況。而且，商標(biāo)權(quán)人亦無從事商標(biāo)交易或不良、失信記錄等情形，主觀上沒有囤積商標(biāo)和惡意搶注的意圖，在客觀上也僅是對自身持有的馳名商標(biāo)在實(shí)際經(jīng)營的第3類商品和第35類服務(wù)上進(jìn)行擴(kuò)展注冊，并未惡意占據(jù)更多的社會資源，因而商標(biāo)權(quán)人申請上述第3類和第35類商標(biāo)不具有任何主觀惡意。最終，國家知識產(chǎn)權(quán)局采納了意見陳述，對第3類和第35類商標(biāo)予以審定。
遭遇誤傷并不可怕，商標(biāo)權(quán)人在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定的同時，若確實(shí)有自身的實(shí)際需求，可依法向官方機(jī)構(gòu)闡明真實(shí)情況、積極爭取。《商標(biāo)法》第四條的立法本意是打擊囤積商標(biāo)、規(guī)范商標(biāo)申請注冊秩序，但規(guī)模較大企業(yè)也有切實(shí)的商標(biāo)注冊需求，如何找到二者之間的平衡點(diǎn)，需要各方的共同努力。