文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 朱剛琴

　　馬來(lái)西亞（Malaysia），簡(jiǎn)稱大馬，是“一帶一路”戰(zhàn)略沿線國(guó)之一。作為全球最有吸引力的零售市場(chǎng)之一，馬來(lái)西亞也是中國(guó)企業(yè)熱衷于發(fā)展市場(chǎng)并積極進(jìn)行商標(biāo)注冊(cè)的熱門(mén)選擇國(guó)家。因而，為有效在馬來(lái)西亞注冊(cè)商標(biāo)，保護(hù)民族企業(yè)品牌，了解馬來(lái)西亞商標(biāo)審查實(shí)踐對(duì)于中國(guó)企業(yè)將大有裨益。

　　關(guān)鍵字：馬來(lái)西亞，中國(guó)，商標(biāo)審查，差異

　　馬來(lái)西亞為英聯(lián)邦成員國(guó)，采用英美法系。對(duì)比中國(guó)大陸法系制度，馬來(lái)西亞與中國(guó)商標(biāo)審查制度有諸多區(qū)別。筆者現(xiàn)從中國(guó)企業(yè)熟識(shí)的國(guó)內(nèi)商標(biāo)制度出發(fā)，根據(jù)最新案例，探討馬來(lái)西亞與中國(guó)商標(biāo)審查制度幾點(diǎn)較為明顯的差異點(diǎn)，以便中國(guó)申請(qǐng)人在馬來(lái)西亞商標(biāo)申請(qǐng)中有效趨利避害。

　　中國(guó)國(guó)內(nèi)一知名企業(yè)，在馬來(lái)西亞第35類廣告、市場(chǎng)推銷等服務(wù)上申請(qǐng)注冊(cè)“HLA”商標(biāo)。但審查過(guò)程中，該商標(biāo)被馬來(lái)西亞官方駁回，駁回理由為該商標(biāo)與毛里求斯一公司2008在第36類金融服務(wù)上注冊(cè)的“HLA”商標(biāo)構(gòu)成近似。該國(guó)內(nèi)企業(yè)隨即提交了駁回復(fù)審，爭(zhēng)辯申請(qǐng)服務(wù)不類似，但失敗；其后，申請(qǐng)人向馬來(lái)西亞官方申請(qǐng)了聽(tīng)證，與審查員面對(duì)面溝通爭(zhēng)辯申請(qǐng)服務(wù)不類似，同時(shí)限定申請(qǐng)服務(wù)與金融服務(wù)無(wú)關(guān)。馬來(lái)西亞審查員最終接受了聽(tīng)證程序中申請(qǐng)人的爭(zhēng)辯理由，核準(zhǔn)其第35類“HLA”商標(biāo)注冊(cè)。

　　通過(guò)以上案例，對(duì)比中國(guó)商標(biāo)制度，我們很容易看出馬來(lái)西亞商標(biāo)審查制度幾大與中國(guó)的迥異之處：

　　一、寬泛的跨類別商標(biāo)駁回

　　眾所周知，商標(biāo)申請(qǐng)需指定具體的商品/服務(wù)，根據(jù)國(guó)際尼斯分類標(biāo)準(zhǔn)，商品/服務(wù)被劃分為45個(gè)類別，前三十四個(gè)類別為商品，后十一個(gè)類別為服務(wù)。在中國(guó)，中國(guó)商標(biāo)局根據(jù)商品的功能、用途、原料等方面，以及服務(wù)的目的、內(nèi)容、方式等方面，將45個(gè)類別進(jìn)一步在各個(gè)類別劃分了小群組。除較小部分商品或者服務(wù)特定標(biāo)明與其它類別商品或服務(wù)類似外，其余絕大部分不同群組和類別商品/服務(wù)不被視為類似。例如，商標(biāo)初步審查中，中國(guó)商標(biāo)局一般不會(huì)對(duì)案例中所述第35類服務(wù)上申請(qǐng)的商標(biāo)，基于第36類服務(wù)上的在先近似商標(biāo)下發(fā)駁回決定。而這種跨類別駁回，在馬來(lái)西亞是司空常見(jiàn)的問(wèn)題。

　　在馬來(lái)西亞商標(biāo)審查中，若商標(biāo)相同或較為近似，可以被認(rèn)定為跨類別類似的商品/服務(wù)范圍非常寬泛，這種跨類別類似的情形不僅涵蓋中國(guó)的少量商品對(duì)商品、服務(wù)對(duì)服務(wù)的跨類別類似范疇，商品和服務(wù)被視為跨類別類似的情形同樣頗為常見(jiàn)，這點(diǎn)與中國(guó)的審查實(shí)踐迥異。比如說(shuō)，在馬來(lái)西亞，第35類商業(yè)管理等服務(wù)，除第37類建筑維修、39類運(yùn)輸和40類材料處理三個(gè)類別服務(wù)外，會(huì)被審查員認(rèn)定為與其它共計(jì)四十二個(gè)類別各個(gè)類別的商品/服務(wù)構(gòu)成類似。

　　當(dāng)然，針對(duì)跨類別類似的商標(biāo)駁回，根據(jù)個(gè)案情況，存在根據(jù)商品/服務(wù)功能、性質(zhì)、銷售渠道等方面不同爭(zhēng)辯不類似、從而克服駁回決定的可能性。但給中國(guó)申請(qǐng)人的提示為，不要誤認(rèn)為在申請(qǐng)商品/服務(wù)所在類別不存在相同/近似商標(biāo)，則商標(biāo)申請(qǐng)就會(huì)被順利核準(zhǔn)注冊(cè)。

　　二、聽(tīng)證制度，與審查員面對(duì)面溝通的機(jī)會(huì)

　　根據(jù)中國(guó)商標(biāo)審查制度，若商標(biāo)申請(qǐng)?jiān)诔醪綄彶橹斜获g回，救濟(jì)程序?yàn)椋褐袊?guó)商標(biāo)局下發(fā)駁回→商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)駁回復(fù)審→法院行政訴訟。但在以上“HLA”案例中，不難發(fā)現(xiàn)第一次駁回復(fù)審書(shū)面提交程序失敗后，在走到行政訴訟程序前，馬來(lái)西亞還存在另一救濟(jì)程序，即“聽(tīng)證”，申請(qǐng)人與審查員面對(duì)面溝通商標(biāo)可注冊(cè)性的程序。

　　無(wú)論在中國(guó)還是馬來(lái)西亞，商標(biāo)初步審查中被審查員基于在先權(quán)利下發(fā)駁回是非常常見(jiàn)的情形。但駁回中，諸多不同情況可以決定被駁回商標(biāo)是否可以被核準(zhǔn)注冊(cè)，例如系爭(zhēng)商標(biāo)本身在設(shè)計(jì)方面的區(qū)別、申請(qǐng)商品/服務(wù)的不類似以及可限縮性、權(quán)利沖突方主營(yíng)業(yè)務(wù)的分別、沖突方產(chǎn)品在市場(chǎng)上共存情況等等。通過(guò)筆者多年的代理經(jīng)驗(yàn)看來(lái)，除非出現(xiàn)搶注抄襲情形，不同方商標(biāo)、主營(yíng)商品/服務(wù)和市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)區(qū)域絕對(duì)直接沖突的概率是非常小的。因而，聽(tīng)證程序的好處在于：即使第一次駁回復(fù)審書(shū)面程序失敗，申請(qǐng)人仍有進(jìn)一步在聽(tīng)證程序中，與審查員面對(duì)面溝通，充分闡述申請(qǐng)商標(biāo)可注冊(cè)、或是可與引證商標(biāo)共存等理由的機(jī)會(huì)。

　　這一點(diǎn)可以給中國(guó)商標(biāo)權(quán)人的提示為，對(duì)于被駁回商標(biāo)，申請(qǐng)人不要輕易放棄信心。根據(jù)筆者經(jīng)驗(yàn)，馬來(lái)西亞商標(biāo)實(shí)踐中，在聽(tīng)證程序中最終推翻駁回決定的案例不在少數(shù)，申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)充分利用該救濟(jì)程序。

　　三、排除在先權(quán)利阻礙方式的差異，即，不輕易嘗試撤銷注冊(cè)在先的商標(biāo)

　　在以上“HLA”案例中，眼尖的中國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)人往往會(huì)指出，引證商標(biāo)注冊(cè)于2008年，注冊(cè)已滿三年。類推中國(guó)商標(biāo)制度，除通過(guò)駁回復(fù)審程序爭(zhēng)辯外，是否可以嘗試通過(guò)商標(biāo)注冊(cè)后連續(xù)三年未使用的理由申請(qǐng)撤銷該商標(biāo)。

　　誠(chéng)然，針對(duì)注冊(cè)商標(biāo)，和中國(guó)商標(biāo)制度相似，馬來(lái)西亞亦有商標(biāo)注冊(cè)后連續(xù)三年不使用可被撤銷的制度。但筆者需指出的是，按照馬來(lái)西亞商標(biāo)制度，注冊(cè)商標(biāo)真是較難以被第三方基于未使用的理由被成功撤銷。主要原因在于，申請(qǐng)撤銷馬來(lái)西亞注冊(cè)商標(biāo)的成本極高。

　　在馬來(lái)西亞，注冊(cè)商標(biāo)的撤銷/無(wú)效程序是由高等法院審理。即，申請(qǐng)撤銷注冊(cè)商標(biāo)的，撤銷申請(qǐng)人需向高等法院提起訴訟。不提馬來(lái)西亞法院訴訟動(dòng)輒幾萬(wàn)的啟動(dòng)費(fèi)用之外，在馬來(lái)西亞基于不使用理由提起商標(biāo)撤銷申請(qǐng)時(shí)，與中國(guó)商標(biāo)制度不同的是，商標(biāo)撤銷申請(qǐng)人需承擔(dān)注冊(cè)人未使用商標(biāo)的初步舉證責(zé)任。在商標(biāo)注冊(cè)人正在經(jīng)營(yíng)存續(xù)的前提下，承擔(dān)商標(biāo)初步舉證責(zé)任意味著，撤銷申請(qǐng)人需付費(fèi)在馬來(lái)西亞各地進(jìn)行商標(biāo)使用情況調(diào)查，需承擔(dān)在馬來(lái)西亞各州委托專業(yè)人員調(diào)查商標(biāo)使用情況的費(fèi)用，通常每個(gè)州的調(diào)查費(fèi)用均為幾萬(wàn)起。因而，總計(jì)來(lái)說(shuō)，馬來(lái)西亞一件注冊(cè)商標(biāo)撤銷成本動(dòng)輒上十萬(wàn)。對(duì)比在中國(guó)，撤銷申請(qǐng)人僅支出幾百至幾千元費(fèi)用即可提起商標(biāo)撤銷申請(qǐng)，且撤銷申請(qǐng)人不承擔(dān)初步舉證責(zé)任，馬來(lái)西亞的商標(biāo)撤銷著實(shí)是“貴”多了。

　　鑒于此，對(duì)于在馬來(lái)西亞申請(qǐng)商標(biāo)的中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，筆者建議遇到在先商標(biāo)權(quán)阻礙時(shí)，從節(jié)省成本角度考慮，駁回復(fù)審、聽(tīng)證等非訴程序無(wú)可置疑應(yīng)為首選，撤銷方案則可退居至不得已的最后選擇。

　　縱觀中國(guó)與馬來(lái)西亞兩國(guó)制度，總體來(lái)說(shuō)，由于大陸法系和英美法系的區(qū)別，決定了兩國(guó)商標(biāo)審查方式不可回避存在諸多本質(zhì)的區(qū)別。不過(guò)，從表象分析，以上三點(diǎn)顯而易見(jiàn)的區(qū)別較易于被掌握。中國(guó)企業(yè)應(yīng)當(dāng)熟悉并運(yùn)用這些差異制度，從而提高己方在馬來(lái)西亞爭(zhēng)取商標(biāo)權(quán)的成功率。