文/北京集佳知識產權代理有限公司西安分部 林素素
一、基本案情
2019年01月15日，北京鼎業(yè)天成投資管理有限公司向國家知識產權局商標局提交撤銷三年不使用申請，申請撤銷弗歐意大利股份公司名下第8762418“ZARA及圖形”商標在第30類“新鮮的(意式)面食”等全部核定使用商品上的注冊。弗歐意大利股份公司在收到商標局下發(fā)的提供使用證據通知后，于規(guī)定期限內提交了答辯理由及被申請商標在指定期限內（即2016年01月15日至2019年01月14日）的使用證據。2019年08月27日，商標局經審查，裁定被申請商標不予撤銷。
2019年09月12日，北京鼎業(yè)天成投資管理有限公司就商標局上述撤三裁定向國家知識產權局提出復審申請，請求國家知識產權局撤銷第8762418“ZARA及圖形”商標在第30類全部核定使用商品上的注冊。弗歐意大利股份公司在收到國家知識產權局下發(fā)的撤銷復審答辯通知后，于規(guī)定期限內提交了被申請商標在指定期限內（即2016年01月15日至2019年01月14日）的使用證據，復審階段的使用證據與撤三階段的證據基本一致。國家知識產權局經審查認為：本案中，證據3顯示弗歐股份有限公司與扎拉面食股份公司簽署了商標使用許可合同，許可扎拉面食股份公司使用“PASTA ZARA”等商標，使用范圍為食品及食品加工方面，特別是用于人類消費的干意大利面，合同自2010年6月1日生效，有效期為10年。證據4顯示扎拉面食股份公司授權大昌三昶（上海）商貿有限公司為其中國官方經銷商。證據7為扎拉面食股份公司與大昌三昶（上海）商貿有限公司在指定期間內關于意大利面等商品的交易文書，其中顯示的商標雖與復審商標不完全相同，但未改變復審商標的主要部分和顯著特征，故可視為復審商標的使用。上述證據結合其余在案證據可以形成完整證據鏈以證明復審商標于指定期間內在“意大利面條”商品上進行了《商標法》意義上的使用。考慮到“新鮮的(意式)面食”等其余商品與“意大利面條”商品屬于類似商品，故復審商標在上述商品上的注冊也可予以維持。依照《中華人民共和國商標法》第五十四條、第五十五條的規(guī)定，國家知識產權局裁定復審商標在復審商品上的注冊予以維持。
2021年03月01日，北京知識產權法院向商標權利人弗歐意大利股份公司出具參訴通知，告知其已于2020年11月4日受理北京鼎業(yè)天成投資管理有限公司就本案撤銷復審決定書提起的行政訴訟案，通知弗歐意大利股份公司作為第三人參加訴訟。弗歐意大利股份公司在訴訟階段向法院提交了撤銷復審階段部分證據的公認證原件及翻譯等證據材料。北京知識產權法院經審理認為：第三人在行政階段提交的證據3、4可以證明第三人許可扎拉公司在干意大利面商品上使用“PASTA ZARA”等系列商標，扎拉公司授權大昌永昶公司為其中國官方經銷商。證據7中的發(fā)票、裝箱單可以證明扎拉公司在指定期間內向大昌永昶公司銷售了意大利面商品。其中，發(fā)票上顯示有“PASTA ZARA及圖”標志，與訴爭商標相比，其實際使用的“PASTA ZARA及圖”標志增加了“PASTA”文字且圖形部分與訴爭商標略有差異，但考慮到第三人名下的注冊商標沒有與本案訴爭商標相近的商標，且其實際使用的“PASTA ZARA及圖”未改變訴爭商標的顯著特征，因此，可以認定是對訴爭商標未改變顯著特征的使用。……可以認定在指定期間內第三人實際銷售了帶有訴爭商標的意大利面條商品，訴爭商標在“意大利面條”商品上進行了真實、合法、有效的商業(yè)使用。訴爭商標核定使用的“新鮮的(意式)面食”等商品與“意大利面條”商品為類似商品，故訴爭商標在全部核定使用商品上的注冊均應予以維持。……據此，依照《中華人民共和國行政訴訟法》第五十八條、第六十九條之規(guī)定，北京知識產權法院判決如下：駁回原告北京鼎業(yè)天成投資管理有限公司的訴訟請求。
撤三申請人北京鼎業(yè)天成投資管理有限公司就上述一審判決上訴至北京市高級人民法院，2021年9月16日，北京市高級人民法院受理本案，經審理，二審法院在其于2022年02月14日所做的第（2021）京行終7128號判決中認為：弗歐公司在行政階段提交的證據3、4可以證明其許可扎拉公司在干意大利面商品上使用“PASTA ZARA”等系列商標，扎拉公司授權大昌永昶公司為其中國官方經銷商。證據7中的發(fā)票、裝箱單可以證明扎拉公司在指定期間內向大昌永昶公司銷售了意大利面商品。其中，發(fā)票上顯示有“PASTA ZARA及圖”標志，與訴爭商標相比，其實際使用的“PASTA ZARA及圖”標志增加了“PASTA”文字且圖形部分與訴爭商標略有差異，但考慮到“pasta ZARA及圖”標志并非弗歐公司在中國的注冊商標，其實際使用的“pasta ZARA及圖”未改變訴爭商標的顯著特征，故可以認定是對訴爭商標未改變顯著特征的使用。……在案證據可以證明弗歐公司在指定期間內實際銷售了帶有訴爭商標的意大利面條商品，訴爭商標在“意大利面條”商品上進行了真實、合法有效的商業(yè)使用，鑒于訴爭商標核定使用的“新鮮的（意式）面食”等商品與“意大利面條”商品為類似商品，故原審法院認定訴爭商標在全部核定使用商品上的注冊均應予以維持，并無不當。……依據《中華人民共和國行政訴訟法》第八十九條第一款第一項之規(guī)定，北京高院判決：駁回上訴，維持原判。由此，本案歷時三年，最終商標權利人通過在行政階段及訴訟階段積極舉證、得以成功維持其商標注冊。
二、案件剖析
本案的亮點一，在于從行政階段到法院訴訟階段，國知局、一審法院、二審法院均對權利人對訴爭商標在使用方式上的輕微改變仍認可為有效使用證據，即“對訴爭商標未改變顯著特征的使用”。
由以上對比可以看出，權利人實際使用的商標，圖形背景部分與注冊商標形狀略有不同，文字部分也多了英文“pasta”，但“pasta”中文含義為“意大利面食”，實際上為訴爭商標核定使用商品的通用名稱，因此自身缺乏顯著性，權利人實際使用的商標顯著性識別要素仍為“ZARA及圖形”。
權利人所提供的許可合同、許可聲明、關聯(lián)商業(yè)發(fā)票、裝箱單等文件上均顯示了實際使用的標樣，且發(fā)票、裝箱單、相關海關報關單顯示的商品為意大利面。且權利人對部分外文證據辦理了公認證手續(xù)，使其在形式上符合相關要求。最終權利人通過積極努力，成功維持其商標注冊。
筆者處理的第G634511號商標撤銷復審答辯案、第327083號商標撤銷復審答辯，國家知識產權局基于同樣的理由，維持了被申請商標在核定使用商品上的注冊。詳情如下：
類似案例1：
類似案例2：
基于上述三個案例，我們可以看出，商標權利人在使用中，或許由于各種原因未能完全按照注冊商標的實際注冊標樣進行使用，但其實際使用方式如未改變注冊商標顯著識別部分，如權利人提供的規(guī)定期限內使用證據能形成完整證據鏈，仍有機會在其商標遭遇撤銷三年不使用時通過積極搜集有效證據材料，來維持其商標注冊。
撤三申請人主張弗歐公司許可扎拉公司在干意大利面商品上使用“PASTA ZARA”等系列商標的合同簽署時訴爭商標尚未申請注冊，故相關授權使用合同不可能包括訴爭商標，扎拉公司對“PASTA ZARA”的使用不應視為訴爭商標的使用。二審法院在判決書中對上述主張的評述，則是本案的亮點二之所在。二審法院就此在其判決書中寫道：“最高人民法院（2015）知行字第89號行政裁定中指出：‘上海鐘廠與三五石英時鐘公司之間存在特定的歷史關系，即便雙方不存在許可合同，從多年的經營情況看，三五石英時鐘公司對訴爭商標的使用事實上得到上海鐘廠的默示許可，或者可以認定為不違背商標權人意志的使用。三五石英時鐘公司的使用行為可以認定為訴爭商標實際使用的行為。由此，許可合同是否真實并不會影響本案的結論，對許可合同沒有進行真實性鑒定的必要’參照該案的認定，本案弗歐公司許可扎拉公司在干意大利面商品上使用‘PASTA ZARA’等系列商標，雖然相關許可合同簽訂時訴爭商標還未申請注冊，但從多年的經營情況看，即便雙方不存在許可合同，扎拉公司對訴爭商標的使用事實上得到弗歐公司的默示許可，或者可以認定為不違背商標權人意志的使用。故扎拉公司的使用行為可以認定為訴爭商標的實際使用的行為。…… ”
筆者之所以認為上述為題述案件的亮點二，原因在于實踐中，商標權人或許因各種原因無法提供許可他人使用的許可合同等文件，或許許可他人使用的許可合同等文件或許形式、內容上或有瑕疵，但只要他人的實際使用行為得到權利人默示許可、或者不違背商標權人的意志，那么在此類撤三答辯案件中，此類他人的使用證據，仍有可能被予以采信，若所提供證據能形成完整的證據鏈，則極可能維持訴爭商標的注冊。
三、案件相關思考及建議
首先，《商標法》設置撤三程序的初衷，是鼓勵商標權利人積極使用其注冊商標，使注冊商標發(fā)揮其識別商品及服務來源的功能，減少閑置的商標資源，撤銷是手段而并非目的。而商標權利人也應積極使用其注冊商標，建議使用方式與注冊商標保持一致，同時注意在使用過程中留存相關證據材料，以備其商標遭遇撤三時使用。
其次，題述案件歷時三年方塵埃落定，商標權利人雖然最終在二審階段成功維持其商標注冊，但在此期間為維持其商標注冊付出了大量的時間和費用。建議商標權利人可考慮定期核查其名下核心商標，是否已注冊滿三年，如注冊確實已滿三年，及時申請后備申請，以免在先標遭遇撤三狀態(tài)不穩(wěn)定、而影響權利人使用。