文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 譚雅琦

　　摘要

　　美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)中，對(duì)于商標(biāo)中不具有顯著性的要素，要求放棄商標(biāo)專用權(quán)，主要情形包括缺乏顯著性的單個(gè)詞匯、缺乏顯著性的組合詞匯和缺乏顯著性的圖形等。對(duì)于是否需放棄專用權(quán)、如何放棄專用權(quán)取決于顯著性的判斷，本文即主要介紹了美國(guó)商標(biāo)放棄專用權(quán)的制度特點(diǎn)和實(shí)踐應(yīng)用。

　　在美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)中，不少國(guó)內(nèi)企業(yè)都會(huì)遇到審查員下發(fā)放棄專用權(quán)的審查意見(jiàn)。大多數(shù)國(guó)內(nèi)企業(yè)在遇到此類駁回時(shí)，都會(huì)心里打個(gè)疑問(wèn)，為什么要求放棄該部分的專用權(quán)？是否應(yīng)該同意審查員意見(jiàn)？放棄后，是否會(huì)對(duì)我的商標(biāo)權(quán)利造成影響呢？針對(duì)企業(yè)的上述疑問(wèn)，筆者結(jié)合工作中的實(shí)例，簡(jiǎn)單介紹一二。

　　其實(shí)，對(duì)于商標(biāo)中要求放棄專用權(quán)的要素，國(guó)內(nèi)企業(yè)并不陌生。中國(guó)《商標(biāo)法》第五十九條便有對(duì)此的相關(guān)規(guī)定[1]。美國(guó)《商標(biāo)法》對(duì)此的相關(guān)規(guī)定在第6條，即審查員有權(quán)要求申請(qǐng)人放棄可注冊(cè)商標(biāo)中不可注冊(cè)部分的專用權(quán)。所謂“不可注冊(cè)部分”，即通常所說(shuō)的缺乏顯著性部分，如系通用名稱，或?qū)χ付ㄉ唐肪哂忻枋鲂缘取９剩谎砸员沃蠓艞墝Ｓ脵?quán)的情況，通常發(fā)生在商標(biāo)在整體上具有顯著性，但部分缺乏顯著性，而不得注冊(cè)的部分。

　　通常，若商標(biāo)中某部分被放棄專用權(quán)，則意味著他人可以在相同或類似的商品/服務(wù)上，使用與該商標(biāo)放棄專用權(quán)的部分相同或近似的表述。由此，企業(yè)在判斷是否應(yīng)同意放棄專用權(quán)時(shí)，所需考慮的即是否可以容忍上述情形的存在。以下，我們可以通過(guò)具體的示例，進(jìn)行較為直觀的理解。

　　情形一：缺乏顯著性的單個(gè)詞匯

　　對(duì)于單個(gè)詞匯是否缺乏顯著性，而需要放棄專用權(quán)的問(wèn)題，較為容易判斷，而鮮有爭(zhēng)議。如，“Better with drones”商標(biāo)在無(wú)人機(jī)相關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)上，“drones”為通用名稱，需放棄專用權(quán)。“ZS Power”商標(biāo)在第07類動(dòng)力設(shè)備產(chǎn)品上，“Power”具有描述性，需放棄專用權(quán)。

　　值得注意的是，具有直接描述性的對(duì)象，包含商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)。其中，“其他特點(diǎn)”這一兜底表述可以涵蓋有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的任何特點(diǎn)。如“Yummy cool chain”商標(biāo)中，“chain”一詞通常對(duì)第30類“糖果”產(chǎn)品并沒(méi)有直接的描述性。但是，若該類產(chǎn)品的形態(tài)為“chain”的形態(tài)，即鏈狀，該單詞“chain”仍需放棄專用權(quán)。

　　對(duì)于中文商標(biāo)而言，審查員一般會(huì)參考申請(qǐng)人提供的英文翻譯，再進(jìn)行是否要求放棄專用權(quán)的判斷。如“貴煙”、“蘇煙”商標(biāo)在煙類產(chǎn)品上，“煙”譯為“tobacco”，為通用名稱，需放棄專用權(quán)。

　　此外，該情形存在一種特例，即，若商標(biāo)中缺乏顯著性的部分與其他具有顯著性的部分已構(gòu)成了整體詞匯而不可分割，那么該缺乏顯著性的部分也無(wú)須放棄專用權(quán)。如“LIGHT N' LIVELY”商標(biāo)使用在“低卡路里蛋黃醬”產(chǎn)品上，美國(guó)商標(biāo)上訴委員為即認(rèn)為該商標(biāo)“LIGHT N' LIVELY”為密不可分的部分，而無(wú)需放棄“LIGHT”的專用權(quán)。該情況與上述情況的區(qū)別即在于，該缺乏顯著性的部分在商標(biāo)整體中是否為不可分離的。主要判斷依據(jù)在于該缺乏顯著性部分與其他部分在物理上和含義上的聯(lián)系等[2]。但該判斷有一定的模糊性，審查員對(duì)此有一定主觀認(rèn)知和自由裁量。而對(duì)申請(qǐng)人而言，是否放棄該部分單獨(dú)的專用權(quán)，均不影響商標(biāo)的整體保護(hù)，因此對(duì)申請(qǐng)人的影響不大。

　　情形二：缺乏顯著性的組合詞匯

　　在組合詞匯是否應(yīng)放棄專用權(quán)的問(wèn)題上，情況會(huì)稍微復(fù)雜一些。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，判斷標(biāo)準(zhǔn)仍是該組合，即詞匯的組合方式是否具有顯著特征。若組合詞匯在語(yǔ)法上或用語(yǔ)習(xí)慣上為統(tǒng)一表達(dá)，如“Shoe factory”，則該部分需統(tǒng)一放棄專用權(quán)，而不能分別放棄“shoe”和“factory”。再如“GT GLASS TECHNOLOGY”中，“GLASS TECHNOLOGY”亦為常用的表達(dá)組合，不能分開(kāi)單獨(dú)放棄。

　　中文商標(biāo)同理。如中文中有一些固定搭配，這些搭配整體上若對(duì)指定商品缺乏顯著性，則應(yīng)放棄專用權(quán)。如“益信藥業(yè)”、“川味王”商標(biāo)中，“藥業(yè)”和“川味”本為中文中的固有詞匯，故需要在05類藥類產(chǎn)品，和30類調(diào)味品產(chǎn)品上各自放棄專用權(quán)。

　　那是否存在可以單獨(dú)放棄的情形呢？當(dāng)然，若商標(biāo)的單個(gè)詞匯缺乏顯著性，但該組合方式本身是具有顯著性的，那么申請(qǐng)人可以分開(kāi)放棄各部分的專用權(quán)。在這種情況下，一方面申請(qǐng)人臆造的該組合方式可以享受商標(biāo)專用權(quán)的保護(hù)，另一方面也兼顧了市場(chǎng)中其他經(jīng)營(yíng)者使用單個(gè)描述性詞匯的自由。如“SNAP ON 3000 AIRMATIC”商標(biāo)指定家具五金類產(chǎn)品，其中“SNAP ON”和“3000”分別描述了指定商品的特征和型號(hào)，因其具有獨(dú)立性，并非統(tǒng)一詞匯，故可以分別放棄。再如“ROI FESTIVAL”商標(biāo)，“ROI”與“FESTIVAL”分別意為“投資回報(bào)率”的英文縮寫(xiě)和“節(jié)日、盛會(huì)”，在第36類金融服務(wù)上缺乏顯著特征，但“ROI FESTIVAL”的組合方式具有臆造性，而可以單獨(dú)放棄各部分的專用權(quán)。

　　情形三：缺乏顯著性的圖形

　　對(duì)于商標(biāo)中的圖形，則可以簡(jiǎn)單分為以下兩種情形。

　　若圖形部分系對(duì)文字的圖像化設(shè)計(jì)，如“”、“”。而文字本身對(duì)指定商品是缺乏顯著性的，那此時(shí)審查員一般會(huì)要求對(duì)該圖形本身的文字，作放棄專用權(quán)處理，即放棄“Paris”、“Wool”在指定商品上的專用權(quán)。

　　但若圖形部分僅為圖形，并非任何文字的設(shè)計(jì)，而該圖形系指定商品/服務(wù)的通用圖形，或?qū)χ付ㄉ唐?服務(wù)具有直接描述性，或僅為裝飾性圖案，而不能起到區(qū)分商品來(lái)源作用的，該部分圖形也需放棄專用權(quán)。

　　申請(qǐng)人放棄某部分的專用權(quán)后，即視為默認(rèn)該放棄專用權(quán)的部分顯著性較弱。但這不妨礙在后續(xù)的爭(zhēng)議案件中，商標(biāo)所有權(quán)人可以主張，該放棄專用權(quán)的部分經(jīng)長(zhǎng)期大量的使用，已獲得第二含義而具有顯著特征。此外，在進(jìn)行商標(biāo)近似比對(duì)過(guò)程中，放棄專用權(quán)的部分雖然顯著性較弱，但仍不妨礙整體比對(duì)原則的適用。因?yàn)橐话阆M(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)商品/服務(wù)時(shí)，對(duì)商標(biāo)仍是整體識(shí)別，而并不知曉商標(biāo)權(quán)利人是否放棄了專用權(quán)。

　　此外，美國(guó)商標(biāo)放棄專用權(quán)制度較為靈活，申請(qǐng)人可以自愿提前放棄，以避免后續(xù)審查意見(jiàn)而發(fā)生額外費(fèi)用。同時(shí)，若商標(biāo)中該部分僅對(duì)個(gè)別指定商品/服務(wù)缺乏顯著性，申請(qǐng)人可以聲明僅在該個(gè)別指定商品/服務(wù)放棄，而在剩余項(xiàng)目上繼續(xù)享有商標(biāo)專用權(quán)。

　　總的來(lái)說(shuō)，放棄專用權(quán)制度是在商標(biāo)專用權(quán)和其他市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者正當(dāng)使用權(quán)之間的制度平衡。企業(yè)在商標(biāo)申請(qǐng)時(shí)，可以從商標(biāo)顯著性、商標(biāo)重要程度、市場(chǎng)現(xiàn)存使用狀態(tài)以及其他市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者的使用需求等角度判斷是否需放棄專用權(quán)，從而盡可能避免答復(fù)審查意見(jiàn)的額外費(fèi)用。同時(shí)，在審查員不當(dāng)要求放棄專用權(quán)時(shí)，也可據(jù)理力爭(zhēng)，以保護(hù)商標(biāo)權(quán)益。

　　注釋

　　[1] 中國(guó)《商標(biāo)法》第五十九條：注冊(cè)商標(biāo)中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號(hào)，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)，或者含有的地名，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人無(wú)權(quán)禁止他人正當(dāng)使用。

　　[2] 3 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 19:66 (4th ed.), Page 2.