外觀設計專利申請的新變化

2009-10-13

文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司　　王艷江

　　第三次修改后的專利法將于2009年10月1日正式施行。外觀設計相關(guān)法條的修改是第三次專利法修改的一個重點，隨著配套專利法實施條例和審查指南的相繼出臺，專利法修改給外觀設計申請文件的準備、審查及無效帶來的一些新變化變得越來越清晰具體。本文擬就新專利法實施后會產(chǎn)生的一些新變化進行介紹，幫助申請人積極應對和適應這些新變化。

　　首先，修改后的專利法對申請文件的準備產(chǎn)生了一些影響。具體地包括以下幾個方面：

　　一、引入關(guān)聯(lián)外觀設計。根據(jù)修改后專利法第31條第二款的規(guī)定，“同一產(chǎn)品兩項以上的相似外觀設計，或者用于同一類別并且成套出售或者使用的產(chǎn)品的兩項以上外觀設計，可以作為一件申請?zhí)岢觥薄Ｒ簿褪钦f，將可以作為一件專利申請?zhí)岢龅那樾斡稍瓉淼膬H僅是成套產(chǎn)品的外觀設計擴展到了包括同一產(chǎn)品的多個類似外觀設計，即承認和引入了國際上通行的“關(guān)聯(lián)外觀”的概念和實踐。進一步地，專利法實施條例第29條和36條分別規(guī)定了，“對同一產(chǎn)品的多項相似外觀設計提出一件外觀設計專利申請的，應當在簡要說明中指定其中一項作為基本設計”及“將同一產(chǎn)品的多項相似外觀設計作為一件申請?zhí)岢龅模瑢υ摦a(chǎn)品的其他設計應當與簡要說明中指定的基本設計相似。一件外觀設計專利申請中的相似外觀設計不得超過10項”。也就是說，十項相似的外觀設計應當均與其中的一項基本設計相似，從而形成“蒜瓣式”的構(gòu)型。相鄰兩個設計相近似的“鏈條式”構(gòu)型，由于首尾設計之間的差別可能會很大，因此是不允許的。除了在簡要說明中指出基本設計之外，還應當在每個設計的視圖名稱的前面以阿拉伯數(shù)字順序編號標注，例如，設計1主視圖等。

　　需要注意的是，作為多項設計合案申請的另一種情形，成套產(chǎn)品可以合案的條件也有所放寬。根據(jù)修改后實施條例36條的規(guī)定，成套產(chǎn)品中的各產(chǎn)品屬于分類表中同一大類即可，不再要求必須是同一小類。但是，在成套產(chǎn)品的外觀設計中，每一件產(chǎn)品不允許再進一步包括多個相似的外觀設計，及禁止多項設計的嵌套申請。

　　關(guān)聯(lián)外觀的引入不僅大幅節(jié)省了申請人的費用，更重要的是為申請人保護相似的外觀設計提供了一條可行的途徑，因為按照之前的專利法，申請人只能分開幾個申請遞交，這時他人往往會以重復授權(quán)為理由提出無效請求，使得專利權(quán)人最終無法實現(xiàn)保護所有的相似外觀設計。

　　關(guān)聯(lián)外觀設計授權(quán)后，申請人僅僅享有一項專利權(quán)，需要對其進行整體處分。即需要整體轉(zhuǎn)讓、許可及繼承，而不能對其中的多項設計單獨進行處分，以避免不必要的混亂。但是其中的多項設計可以單獨被無效。其中的一項或幾項設計不符合授權(quán)條件并不導致整個專利權(quán)無效。

　　二、將主要起標識作用的平面印刷品排除在外觀設計專利保護之外。根據(jù)修改后專利法第25條第1款第6項規(guī)定，對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結(jié)合做出的主要起標識作用的設計不授予專利權(quán)。這里需要特別注意的是，并不是所有的平面印刷品都不能得到專利保護，而是僅僅那些起標識作用的設計不受保護，主要起裝飾作用的設計仍然可以得到專利保護。起標識作用的設計是指該設計主要用于使公眾識別所涉及的產(chǎn)品、服務來源等。但是例如壁紙的設計、紡織品圖案花樣的設計等由于其主要起裝飾作用，仍然可以保護。可以看出，上述修改主要是為了進一步與商標劃清界限，避免外觀設計保護與商標保護的交叉與沖突。

　　三、簡要說明成為了必備文件。根據(jù)修改后專利法第27、59條的規(guī)定，外觀設計的簡要說明成為了申請外觀設計專利權(quán)的必需的法律文件，同時在專利保護階段，簡要說明可以用于解釋圖片或者照片所表示的該產(chǎn)品的外觀設計及其保護范圍。由上述規(guī)定可以看出，簡要說明不再是可有可無的文件，其法律地位等同于發(fā)明專利的說明書，在確定專利保護范圍的過程中起到解釋和輔助的作用。

　　指南中進一步規(guī)定了簡要說明的內(nèi)容除了原來規(guī)定的一些內(nèi)容之外還應當包括的內(nèi)容：外觀設計產(chǎn)品的名稱、外觀設計產(chǎn)品的用途、外觀設計產(chǎn)品的設計要點和指定一幅代表圖。外觀設計產(chǎn)品的名稱和產(chǎn)品的用途主要用于確定外觀設計產(chǎn)品的類別。根據(jù)修改后的指南，申請人在提交申請時不必給出產(chǎn)品的類別，而是由分類審查員根據(jù)簡要說明中對于產(chǎn)品用途的描述給出適當?shù)姆诸愄枺@可以很好地避免由于申請人或代理人的不恰當分類而無法在授權(quán)后行使權(quán)利的尷尬。在申請階段即明確指出產(chǎn)品的設計要點也非常重要。一方面給申請人提供了表達產(chǎn)品設計要點的可能性，從而部分達到了保護局部外觀設計的效果，另一方面便于在后續(xù)的無效或侵權(quán)判定中相同或相近似的判定，也就是說，申請階段指定的設計要點在整體觀察、綜合判斷的過程中會起到更加重要和明確的作用，非設計要點的其他設計細節(jié)可在某種程度上予以忽略，這在一定程度上明確和強化了專利權(quán)的保護。簡要說明中指定的代表圖應當最好地表達設計要點，其將隨同專利公報一起公布。

　　其次，在外觀專利申請的審查過程中，由于仍然實行的是初步審查制度，因此專利法的修改對審查授權(quán)階段影響不大。

　　最后，由于無效程序才對外觀設計的專利性進行實質(zhì)評價，因此修改后的專利法對無效程序有如下幾方面的影響。

　　一、提高了授權(quán)標準。修改后第23條規(guī)定了外觀設計專利的授權(quán)標準，其中第1款的規(guī)定類似于發(fā)明和實用新型的新穎性，只是沒有在法條中將其明確稱為新穎性。類似于發(fā)明和實用新型，外觀設計的“新穎性”標準涉及兩個方面：其一，不屬于現(xiàn)有設計；其二，不存在抵觸的外觀設計申請。其中所稱的現(xiàn)有設計是指“申請日以前在國內(nèi)外出版物上公開發(fā)表過、公開使用過或以其它方式為公眾所知的設計”。因此看出新穎性標準由原來的“相對新穎性”標準變?yōu)榱恕敖^對新穎性”標準，即無論是國外還是國內(nèi)在先使用公開都將導致外觀設計喪失新穎性。外觀設計的抵觸申請首次明確在法條中，其規(guī)定“沒有任何單位或者個人就同樣的外觀設計在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公告的專利文件中”。這里需要注意的是“任何單位或者個人”這一限定，其有別于原來的“他人”，也就是說，申請人自己提出的在先申請有可能構(gòu)成抵觸申請。

　　第23條第2款規(guī)定：“授予專利權(quán)的外觀設計與現(xiàn)有設計或者現(xiàn)有設計特征的組合相比，應當具有明顯區(qū)別”，這相當于外觀設計的“創(chuàng)造性”條件。為授予專利權(quán)的外觀設計規(guī)定了“創(chuàng)造性”條件明顯地提高了外觀設計專利權(quán)的授權(quán)標準。根據(jù)修改后的指南，對于創(chuàng)造性的判斷，采用類似于發(fā)明專利創(chuàng)造性判斷的三步法：確定最接近的現(xiàn)有設計、確定本專利與最接近的現(xiàn)有設計的區(qū)別和判斷本專利是否為將最接近的現(xiàn)有設計通過已知設計手法變換得到，或者將最接近的現(xiàn)有設計與其他現(xiàn)有設計或者其設計特征通過已知設計手法進行組合可得到。同時指南明確規(guī)定了轉(zhuǎn)用的外觀設計、位置比例變換的外觀設計和組合的外觀設計通常與現(xiàn)有設計相比不具有明顯的區(qū)別。需要注意的是，指南中并沒有明確規(guī)定可以組合的現(xiàn)有設計的數(shù)目，因此可以將兩個以上現(xiàn)有設計或其特征進行組合來無效一個外觀設計專利。

　　二、視圖的形式缺陷會成為駁回和無效的理由。根據(jù)專利法第27條第二款的規(guī)定，申請人提交的有關(guān)圖片或者照片應當清楚地顯示要求專利保護的產(chǎn)品的外觀設計。根據(jù)實施條例第46條和67條的規(guī)定，審查員可以基于不符合專利法第27條第二款的規(guī)定駁回外觀設計專利申請，任何第三人也可以基于該條款提出無效宣告請求。也是就是說，外觀設計圖片中的不清楚的缺陷會導致無法授權(quán)或被無效。最常見的不清楚的情形是各視圖中表達的產(chǎn)品特征不一致、不對應。但是屬于明顯制圖誤差或失誤造成的缺陷，只要不影響公眾的理解，公眾可以實施該專利，則不屬于導致該外觀設計無效的缺陷。只有造成公眾無法理解和實施該外觀專利的形式缺陷，才會導致外觀設計的無效。

　　另外，專利法的修改中涉及外觀設計部分還包括現(xiàn)有設計抗辯和專利性評價報告。簡而言之，現(xiàn)有設計抗辯涉及法62條，即在專利侵權(quán)糾紛中，被控侵權(quán)人有證據(jù)證明其實施的設計屬于現(xiàn)有設計的，不構(gòu)成侵犯專利權(quán)；專利性評價報告涉及第61.2條，即專利侵權(quán)糾紛涉及外觀設計專利的，人民法院或者管理專利工作的部門可以要求專利權(quán)人或者利害關(guān)系人出具由國務院專利行政部門對相關(guān)外觀設計進行檢索、分析和評價后作出的專利權(quán)評價報告，作為審理、處理專利侵權(quán)糾紛的證據(jù)。由于上述內(nèi)容涉及專利侵權(quán)訴訟，在此不再贅述。

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