大陸與臺灣專利申請向USPTO提出PPH請求的比較

2012-01-15

文/集佳知識產權代理有限公司王萍

　　為了共享各專利機關的檢索結果，消除專利審查積壓以及減輕申請人負擔，自2006年起，美國專利商標局（USPTO）陸續與日本、韓國、英國、加拿大、澳大利亞、歐專局、丹麥、新加坡、德國、芬蘭、匈牙利、俄羅斯、西班牙、奧地利、墨西哥、以色列、挪威、冰島等18個國家與地區啟動了專利審查高速公路（PPH）試點項目。

　　特別令人鼓舞的是，USPTO業已在2011年的12月1日和9月1日分別與中國國家知識產權局和我國臺灣地區專利管理機構啟動了暫定期限為12個月的專利審查高速公路（PPH）的試點項目。

　　隨著海峽兩岸經濟的飛速發展，中國大陸和臺灣地區在美國提交的專利申請數量近年來不斷增加。上述PPH試點項目的啟動對于大陸和臺灣申請人的重要意義在于，海峽兩岸的申請人均可以就基于具有可專利性/可授權的大陸或臺灣專利申請（或其中一項或多項權利要求）向USPTO提交的美國專利申請，按照規定流程提交相應文件后，請求USPTO加快審查，以便大大縮短相關專利申請的審查周期，減少美國審查員的工作量，相應的，減輕申請人的負擔。
為方便海峽兩岸的申請人了解基于大陸或專利申請向USPTO提出PPH請求的具體情況，以下分幾個方面做一簡要介紹【篇幅所限，鑒于臺灣非PCT成員國更不是PCT申請的受理局，本文不涉及基于PCT國際申請階段的工作提出PPH請求的情形】。

　　一、適于提出PPH請求的專利申請類型
　　參與PPH試點項目的專利申請類型僅限于發明專利，對于向USPTO提交的臨時申請、植物專利申請、外觀設計專利申請、再頒專利申請(reissue application)和處于再審程序（reexamination proceeding）均不可提出PPH請求。

　　二、提出PPH請求的時機
　　凡擬提出PPH請求的專利申請，海峽兩岸的申請人均需要在USPTO進行實質審查之前，即未收到USPTO發出的審查意見通知書之前提出。特別提請申請人注意的是，PPH請求與基于MPEP中708.02（a）的相關規定允許申請人向USPTO提出的加快審查請求不同，所述加快審查請求可以在專利申請的任何階段提出，無論是否業已收到審查意見通知書。

　　三、提出PPH請求的費用
　　根據試點項目的雙邊協議，目前海峽兩岸申請人向USPTO提出PPH請求均不收費。

　　四、適于提出PPH請求的美國專利申請需滿足的條件
　　(一)、基于中國國家知識產權局的專利申請的情形
　　1、向USPTO提交的專利申請，在引用關系上需要滿足如下條件之一：
　　1）、通過巴黎公約途徑提出的美國專利申請，應要求一項或多項中國國家知識產權局在先專利申請的優先權；或者要求在先PCT申請的優先權（注意，該在先PCT申請未要求過優先權）；或者
　　2）、作為PCT國際申請的國家階段申請，所述PCT申請應要求一項中國國家知識產權局在先專利申請的優先權；或者要求在先PCT申請的優先權（注意，該在先PCT申請未要求過優先權）；或者未要求優先權；或者
　　3）、基于35USC§120要求享受PCT申請的較早申請日的美國專利申請，所述PCT申請應要求一項中國國家知識產權局在先專利申請的優先權；或者要求在先PCT申請的優先權（注意，該在先PCT申請未要求過優先權）；或者未要求優先權。

　　2、向USPTO提交的專利申請，在權利要求內容上需要滿足如下條件：
　　1）、中國專利申請應當是被中國國家知識產權局認定的可授權專利，或者具有至少一項被中國國家知識產權局認定的可授權的權利要求；
　　2）美國專利申請的全部權利要求應當充分對應于或者經修改后充分對應于被認定可專利或者可授權的中國專利申請的權利要求部分。
　　特別提請申請人注意的是，上述提及的被認定具有可專利性/可授權的在先中國專利申請不可以是實用新型專利。

　　(二)、基于臺灣地區的專利申請的情形
　　1、向USPTO提交的專利申請，在引用關系上需要滿足如下條件之一：
　　1）、應要求一項或多項臺灣地區在先專利申請的優先權；或者
　　2）、作為PCT國際申請的國家階段申請，所述PCT申請應要求一項臺灣地區在先專利申請的優先權；或者
　　3）、基于35USC§120要求享受PCT申請的較早申請日的美國專利申請，所述PCT申請應要求一項臺灣地區專利申請的優先權。
　　2、向USPTO提交的專利申請，在權利要求內容上需要滿足如下條件：
　　1）、臺灣地區專利申請應當是被當地專利管理機構認定的可授權專利，或者具有至少一項被認定的可授權的權利要求；
　　2）美國專利申請的全部權利要求應當充分對應于或者經修改后充分對應于被認定可專利或者可授權的臺灣地區專利申請的權利要求部分。
　　由上述對基于大陸和臺灣的專利申請提出PPH請求需滿足的具體條件可知，在涉及的具體權利要求內容上無差別，但是，由于臺灣不是PCT成員國，符合可作為引用基礎的臺灣地區專利申請的情形相對較為簡單。

　　特別需要強調的是，USPTO與大陸和臺灣簽署的PPH試點項目協議均為雙邊協議，而不是多邊協議，因此，舉例說來，基于臺灣地區的專利申請向USPTO提出PPH請求的合理理由，必須是該專利申請業已被臺灣地區專利管理機構認定為具有可專利性或是可授權的，而不能夠是該臺灣地區專利申請所對應的大陸專利申請業已被中國國家知識產權局認定為具有可專利性或是可授權的。

　　五、提出PPH請求需要提交的文件
　　1、請求參與PPH試點項目的請求書；
　　2、專利管理機構認定為具有可專利性/可授權的權利要求的副本、及其英文譯文，以及英文翻譯準確的聲明；
　　3、提交一份英文的權利要求對應表，具體指明提出PPH請求的美國專利申請與其所對應的在先專利申請中具有可專利性/可授權的權利要求之間的對應關系；
　　4、涉及所述權利要求的可專利性/可授權的所有審查意見通知書副本（包括獲準參與PPH試點項目后發出的審查意見通知書）及其英文譯文，以及英文翻譯準確的聲明；
　　5、提交信息披露聲明（INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT），列明未曾向USPTO披露過的上述審查意見通知書中的引用文件，以及未曾提交過的所述引用文件副本。

　　特別需要提請注意的是，對于大陸地區的專利申請，如中國國家知識產權局未發出任何審查意見通知書直接授權，需要申請人在參與PPH試點項目請求書中特別注明。

　　總結上述內容，海峽兩岸的申請人在向USPTO提出PPH請求的流程和實體要求上都基本相似。如何合理地利用現有臺灣與大陸地區專利管理機構的審查資源，幫助申請人在美國順利獲得專利授權，充分發揮上述試點項目的積極作用，成為海峽兩岸的專利管理機構、專利審查人員以及專利申請人需要共同研究的新課題。

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