關(guān)于權(quán)利要求中“限定了兩個(gè)大小不同的保護(hù)范圍”問題的探討
2012-02-26文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 李忠剛
一直以來(lái)，權(quán)利要求作為確定專利的保護(hù)范圍的最重要依據(jù)，“清楚”一直是對(duì)其最重要的要求之一。這一點(diǎn)，無(wú)論對(duì)于哪國(guó)專利法來(lái)說(shuō)，都是一樣的。例如，在《中華人民共和國(guó)專利法》第26條第四款（以下稱為專利法26.4）中就明確規(guī)定了：權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說(shuō)明書為依據(jù)，清楚、簡(jiǎn)要地限定要求專利保護(hù)的范圍。
而在實(shí)踐中，尤其是對(duì)于基于歐洲專利申請(qǐng)而提出的專利申請(qǐng)，往往會(huì)遇到在一項(xiàng)權(quán)利要求限定了兩個(gè)大小不同的保護(hù)范圍的情況。例如，權(quán)利要求中出現(xiàn)了“優(yōu)選地”、“尤其是”、“特別是”、“例如”等表述。
目前中國(guó)專利審查員通常的做法是，指出這樣的權(quán)利要求限定了兩個(gè)大小不同的保護(hù)范圍從而不清楚，從而不符合專利法26.4的規(guī)定。
當(dāng)一項(xiàng)權(quán)利要求通過“優(yōu)選地”、“尤其是”、“特別是”、“例如”等表述限定了兩個(gè)大小不同保護(hù)范圍時(shí)，有可能這兩個(gè)保護(hù)范圍本身都是清楚、明確的。在這種情況下，認(rèn)為限定了兩個(gè)大小不同的保護(hù)范圍的權(quán)利要求“不清楚”的邏輯依據(jù)是，當(dāng)一個(gè)技術(shù)方案落在這兩個(gè)保護(hù)范圍“之間”（即，屬于較大的保護(hù)范圍但是不屬于較小的保護(hù)范圍）時(shí)，這個(gè)技術(shù)方案是否屬于該權(quán)利要求的保護(hù)范圍是不確定的。這與限定了并列的多個(gè)保護(hù)范圍（例如，“特征A、B或C”）的權(quán)利要求是不同的。
在中國(guó)專利局的《專利審查指南（2010版）》中，也明確記載了：
權(quán)利要求中不得出現(xiàn)“例如”、“最好是”、“尤其是”、“必要時(shí)”等類似用語(yǔ)。因?yàn)檫@類用語(yǔ)會(huì)在一項(xiàng)權(quán)利要求中限定出不同的保護(hù)范圍，導(dǎo)致保護(hù)范圍不清楚。當(dāng)權(quán)利要求中出現(xiàn)某一上位概念后面跟一個(gè)有上述用語(yǔ)引出的下位概念時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求申請(qǐng)人修改權(quán)利要求，允許其在該權(quán)利要求中保留其中之一，或者將兩者分別在兩項(xiàng)權(quán)利要求中予以限定。（第二部分第二章3.2.2節(jié)）
顯然，中國(guó)專利局在這個(gè)問題上的態(tài)度是清楚明確的。
但是，在基于歐洲專利申請(qǐng)的權(quán)利要求中頻繁出現(xiàn)限定了兩個(gè)大小不同保護(hù)范圍又是為什么呢？其根本原因在于，歐洲專利局（EPO）在對(duì)待限定了兩個(gè)大小不同的保護(hù)范圍的權(quán)利要求是否清楚這一問題上，其觀點(diǎn)與中國(guó)專利局是不同的。
EPO審查指南在“權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)清楚”部分明確規(guī)定了：
應(yīng)當(dāng)小心注意象“優(yōu)選”、“例如”、“如”或“更優(yōu)選”的表述，以確保其不會(huì)引入不清楚。這種表述對(duì)權(quán)利要求的范圍不起限制作用，即，這種表述之后的特征被認(rèn)為是完全任選的。（Expressions like "preferably", "for example", "such as" or "more particularly" should be looked at carefully to ensure that they do not introduce ambiguity. Expressions of this kind have no limiting effect on the scope of a claim; that is to say, the feature following any such expression is to be regarded as entirely optional）歐洲專利審查指南2005版III-8頁(yè)）。
可見，EPO的態(tài)度是，對(duì)于限定了兩個(gè)大小不同的保護(hù)范圍的權(quán)利要求，其依然被認(rèn)為是清楚的，其保護(hù)范圍以較大的那個(gè)保護(hù)范圍為準(zhǔn)。
從國(guó)際角度來(lái)看，美國(guó)專利審查實(shí)踐中持與中國(guó)專利局相類似的觀點(diǎn)，即，限定了兩個(gè)大小不同的保護(hù)范圍會(huì)導(dǎo)致權(quán)利要求不清楚；而專利合作條約專利檢索和初步審查指南中的規(guī)定則與EPO審查指南一致。
因此，我們看到一個(gè)有意思的事實(shí)，對(duì)于“權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)清楚”這樣一個(gè)專利領(lǐng)域的共識(shí)，其本身如何解釋也是存在分歧的。也許我們可以說(shuō)，“權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)清楚”這樣的要求本身其實(shí)就并非清楚的，其具體涵義往往取決于在具體實(shí)踐中對(duì)其如何解釋。
而與專利審查實(shí)踐相對(duì)應(yīng)地，專利代理人在處理其中包括限定了兩個(gè)大小不同的保護(hù)范圍的權(quán)利要求的、基于歐洲專利申請(qǐng)?zhí)岢龅膶＠暾?qǐng)時(shí)，應(yīng)如何對(duì)待這種權(quán)利要求呢？
通常的做法有兩種，一種是保持原樣不做改動(dòng)，但是這樣做往往會(huì)導(dǎo)致審查員針對(duì)此問題發(fā)出審查意見，要求對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行修改，這樣無(wú)疑增加了申請(qǐng)人申請(qǐng)專利的成本。
另一種做法是在提交專利時(shí)對(duì)此進(jìn)行修改，這又涉及到如上文中所引用的中國(guó)專利審查指南中提到的兩種修改方式。
對(duì)于其中提到的第一種修改方式，即保留兩個(gè)范圍其中之一，如果保留較小的保護(hù)范圍，則無(wú)疑相對(duì)于原申請(qǐng)來(lái)說(shuō)，縮小了權(quán)利要求的保護(hù)范圍，是不可取的；如果保留較大的保護(hù)范圍，則在較小的保護(hù)范圍沒有記載于說(shuō)明書中時(shí)，會(huì)導(dǎo)致減損了專利申請(qǐng)所公開的內(nèi)容，也是不可取的。
對(duì)于其中提到的第二種修改方式，即將原權(quán)利要求劃分為兩個(gè)分別對(duì)應(yīng)于兩個(gè)保護(hù)范圍的權(quán)利要求，由于在中國(guó)專利實(shí)踐中，權(quán)利要求在超過十項(xiàng)之后每增加一項(xiàng)都會(huì)導(dǎo)致額外的費(fèi)用，因此對(duì)于申請(qǐng)人來(lái)說(shuō)，也往往會(huì)導(dǎo)致額外的成本。
那么，有沒有兩全其美的處理方法呢。
在這里，我們就要回到前文中提到的、限定了并列的多個(gè)保護(hù)范圍的權(quán)利要求是否清楚的問題上了。對(duì)于限定了并列的多個(gè)保護(hù)范圍的權(quán)利要求，一個(gè)技術(shù)方案只要落入其所限定的任何一個(gè)保護(hù)范圍，則意味著該技術(shù)方案落入了該權(quán)利要求的保護(hù)范圍。因此，不存在無(wú)法判斷一個(gè)技術(shù)方案是否在該權(quán)利要求的保護(hù)范圍內(nèi)的問題。出于這樣的邏輯，在中國(guó)的專利審查實(shí)踐中，限定了并列的多個(gè)保護(hù)范圍的權(quán)利要求是被允許的（參見《專利審查指南（2010版）》第二部分第二章3.3節(jié)）。
因此，我們可以簡(jiǎn)單地通過字面上的變換，將限定了較大的保護(hù)范圍A和較小的保護(hù)范圍B的權(quán)利要求轉(zhuǎn)換成限定了并列的保護(hù)范圍B、以及屬于保護(hù)范圍A而不屬于保護(hù)范圍B的保護(hù)范圍B(—)。通過這樣的方法，一方面，我們將原權(quán)利要求轉(zhuǎn)換為了在中國(guó)專利審查實(shí)踐中可以接受的表達(dá)方法，另一方面，既沒有改變?cè)瓩?quán)利要求的保護(hù)范圍，也沒有減損原權(quán)利要求中所記載的內(nèi)容。
例如，如果一個(gè)權(quán)利要求是“一種設(shè)備，其特征在于A，A優(yōu)選地為B。”，則顯然在中國(guó)專利審查中是不被允許的。而如果將其改寫為“一種設(shè)備，其特征在于A，其中，A是B或者A不是B。”，則至少在形式上符合了中國(guó)專利審查的要求。
從筆者目前的思考來(lái)看，尚未發(fā)現(xiàn)這樣改寫方式的弊端。在此，還懇請(qǐng)讀到這篇文章的各位讀者給予批評(píng)指正，筆者不勝感激。
一直以來(lái)，權(quán)利要求作為確定專利的保護(hù)范圍的最重要依據(jù)，“清楚”一直是對(duì)其最重要的要求之一。這一點(diǎn)，無(wú)論對(duì)于哪國(guó)專利法來(lái)說(shuō)，都是一樣的。例如，在《中華人民共和國(guó)專利法》第26條第四款（以下稱為專利法26.4）中就明確規(guī)定了：權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說(shuō)明書為依據(jù)，清楚、簡(jiǎn)要地限定要求專利保護(hù)的范圍。
而在實(shí)踐中，尤其是對(duì)于基于歐洲專利申請(qǐng)而提出的專利申請(qǐng)，往往會(huì)遇到在一項(xiàng)權(quán)利要求限定了兩個(gè)大小不同的保護(hù)范圍的情況。例如，權(quán)利要求中出現(xiàn)了“優(yōu)選地”、“尤其是”、“特別是”、“例如”等表述。
目前中國(guó)專利審查員通常的做法是，指出這樣的權(quán)利要求限定了兩個(gè)大小不同的保護(hù)范圍從而不清楚，從而不符合專利法26.4的規(guī)定。
當(dāng)一項(xiàng)權(quán)利要求通過“優(yōu)選地”、“尤其是”、“特別是”、“例如”等表述限定了兩個(gè)大小不同保護(hù)范圍時(shí)，有可能這兩個(gè)保護(hù)范圍本身都是清楚、明確的。在這種情況下，認(rèn)為限定了兩個(gè)大小不同的保護(hù)范圍的權(quán)利要求“不清楚”的邏輯依據(jù)是，當(dāng)一個(gè)技術(shù)方案落在這兩個(gè)保護(hù)范圍“之間”（即，屬于較大的保護(hù)范圍但是不屬于較小的保護(hù)范圍）時(shí)，這個(gè)技術(shù)方案是否屬于該權(quán)利要求的保護(hù)范圍是不確定的。這與限定了并列的多個(gè)保護(hù)范圍（例如，“特征A、B或C”）的權(quán)利要求是不同的。
在中國(guó)專利局的《專利審查指南（2010版）》中，也明確記載了：
權(quán)利要求中不得出現(xiàn)“例如”、“最好是”、“尤其是”、“必要時(shí)”等類似用語(yǔ)。因?yàn)檫@類用語(yǔ)會(huì)在一項(xiàng)權(quán)利要求中限定出不同的保護(hù)范圍，導(dǎo)致保護(hù)范圍不清楚。當(dāng)權(quán)利要求中出現(xiàn)某一上位概念后面跟一個(gè)有上述用語(yǔ)引出的下位概念時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求申請(qǐng)人修改權(quán)利要求，允許其在該權(quán)利要求中保留其中之一，或者將兩者分別在兩項(xiàng)權(quán)利要求中予以限定。（第二部分第二章3.2.2節(jié)）
顯然，中國(guó)專利局在這個(gè)問題上的態(tài)度是清楚明確的。
但是，在基于歐洲專利申請(qǐng)的權(quán)利要求中頻繁出現(xiàn)限定了兩個(gè)大小不同保護(hù)范圍又是為什么呢？其根本原因在于，歐洲專利局（EPO）在對(duì)待限定了兩個(gè)大小不同的保護(hù)范圍的權(quán)利要求是否清楚這一問題上，其觀點(diǎn)與中國(guó)專利局是不同的。
EPO審查指南在“權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)清楚”部分明確規(guī)定了：
應(yīng)當(dāng)小心注意象“優(yōu)選”、“例如”、“如”或“更優(yōu)選”的表述，以確保其不會(huì)引入不清楚。這種表述對(duì)權(quán)利要求的范圍不起限制作用，即，這種表述之后的特征被認(rèn)為是完全任選的。（Expressions like "preferably", "for example", "such as" or "more particularly" should be looked at carefully to ensure that they do not introduce ambiguity. Expressions of this kind have no limiting effect on the scope of a claim; that is to say, the feature following any such expression is to be regarded as entirely optional）歐洲專利審查指南2005版III-8頁(yè)）。
可見，EPO的態(tài)度是，對(duì)于限定了兩個(gè)大小不同的保護(hù)范圍的權(quán)利要求，其依然被認(rèn)為是清楚的，其保護(hù)范圍以較大的那個(gè)保護(hù)范圍為準(zhǔn)。
從國(guó)際角度來(lái)看，美國(guó)專利審查實(shí)踐中持與中國(guó)專利局相類似的觀點(diǎn)，即，限定了兩個(gè)大小不同的保護(hù)范圍會(huì)導(dǎo)致權(quán)利要求不清楚；而專利合作條約專利檢索和初步審查指南中的規(guī)定則與EPO審查指南一致。
因此，我們看到一個(gè)有意思的事實(shí)，對(duì)于“權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)清楚”這樣一個(gè)專利領(lǐng)域的共識(shí)，其本身如何解釋也是存在分歧的。也許我們可以說(shuō)，“權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)清楚”這樣的要求本身其實(shí)就并非清楚的，其具體涵義往往取決于在具體實(shí)踐中對(duì)其如何解釋。
而與專利審查實(shí)踐相對(duì)應(yīng)地，專利代理人在處理其中包括限定了兩個(gè)大小不同的保護(hù)范圍的權(quán)利要求的、基于歐洲專利申請(qǐng)?zhí)岢龅膶＠暾?qǐng)時(shí)，應(yīng)如何對(duì)待這種權(quán)利要求呢？
通常的做法有兩種，一種是保持原樣不做改動(dòng)，但是這樣做往往會(huì)導(dǎo)致審查員針對(duì)此問題發(fā)出審查意見，要求對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行修改，這樣無(wú)疑增加了申請(qǐng)人申請(qǐng)專利的成本。
另一種做法是在提交專利時(shí)對(duì)此進(jìn)行修改，這又涉及到如上文中所引用的中國(guó)專利審查指南中提到的兩種修改方式。
對(duì)于其中提到的第一種修改方式，即保留兩個(gè)范圍其中之一，如果保留較小的保護(hù)范圍，則無(wú)疑相對(duì)于原申請(qǐng)來(lái)說(shuō)，縮小了權(quán)利要求的保護(hù)范圍，是不可取的；如果保留較大的保護(hù)范圍，則在較小的保護(hù)范圍沒有記載于說(shuō)明書中時(shí)，會(huì)導(dǎo)致減損了專利申請(qǐng)所公開的內(nèi)容，也是不可取的。
對(duì)于其中提到的第二種修改方式，即將原權(quán)利要求劃分為兩個(gè)分別對(duì)應(yīng)于兩個(gè)保護(hù)范圍的權(quán)利要求，由于在中國(guó)專利實(shí)踐中，權(quán)利要求在超過十項(xiàng)之后每增加一項(xiàng)都會(huì)導(dǎo)致額外的費(fèi)用，因此對(duì)于申請(qǐng)人來(lái)說(shuō)，也往往會(huì)導(dǎo)致額外的成本。
那么，有沒有兩全其美的處理方法呢。
在這里，我們就要回到前文中提到的、限定了并列的多個(gè)保護(hù)范圍的權(quán)利要求是否清楚的問題上了。對(duì)于限定了并列的多個(gè)保護(hù)范圍的權(quán)利要求，一個(gè)技術(shù)方案只要落入其所限定的任何一個(gè)保護(hù)范圍，則意味著該技術(shù)方案落入了該權(quán)利要求的保護(hù)范圍。因此，不存在無(wú)法判斷一個(gè)技術(shù)方案是否在該權(quán)利要求的保護(hù)范圍內(nèi)的問題。出于這樣的邏輯，在中國(guó)的專利審查實(shí)踐中，限定了并列的多個(gè)保護(hù)范圍的權(quán)利要求是被允許的（參見《專利審查指南（2010版）》第二部分第二章3.3節(jié)）。
因此，我們可以簡(jiǎn)單地通過字面上的變換，將限定了較大的保護(hù)范圍A和較小的保護(hù)范圍B的權(quán)利要求轉(zhuǎn)換成限定了并列的保護(hù)范圍B、以及屬于保護(hù)范圍A而不屬于保護(hù)范圍B的保護(hù)范圍B(—)。通過這樣的方法，一方面，我們將原權(quán)利要求轉(zhuǎn)換為了在中國(guó)專利審查實(shí)踐中可以接受的表達(dá)方法，另一方面，既沒有改變?cè)瓩?quán)利要求的保護(hù)范圍，也沒有減損原權(quán)利要求中所記載的內(nèi)容。
例如，如果一個(gè)權(quán)利要求是“一種設(shè)備，其特征在于A，A優(yōu)選地為B。”，則顯然在中國(guó)專利審查中是不被允許的。而如果將其改寫為“一種設(shè)備，其特征在于A，其中，A是B或者A不是B。”，則至少在形式上符合了中國(guó)專利審查的要求。
從筆者目前的思考來(lái)看，尚未發(fā)現(xiàn)這樣改寫方式的弊端。在此，還懇請(qǐng)讀到這篇文章的各位讀者給予批評(píng)指正，筆者不勝感激。
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