文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司  王雪

為了鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造，專利法以專利權(quán)的形式賦予申請人或者專利權(quán)人一定權(quán)益，例如對抗社會公眾權(quán)益的有期限的壟斷權(quán)；同時(shí)也要求申請人或者專利權(quán)人承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)，例如向社會公眾充分公開要求保護(hù)的技術(shù)方案。專利局作為授予專利權(quán)的行政主體，通過對申請人提交的申請文件依法進(jìn)行審查，可以對申請人或者專利權(quán)人的權(quán)益與社會公眾權(quán)益的界限進(jìn)行適當(dāng)?shù)膭澐帧?/p>

就發(fā)明專利申請實(shí)質(zhì)審查過程而言，專利局通過與申請人進(jìn)行有限次數(shù)的“互動(dòng)”（包括審查員給出審查意見，以及申請人對意見的答復(fù)），使得專利申請的權(quán)利要求被調(diào)整至合適的保護(hù)范圍。這種范圍的調(diào)整可以包括將較大的保護(hù)范圍調(diào)整至較小的保護(hù)范圍（即，調(diào)整保護(hù)范圍的大小），還可以包括將不清楚的保護(hù)范圍調(diào)整至清楚的保護(hù)范圍（即，調(diào)整保護(hù)范圍的邊界）。

具體到相關(guān)法條的適用，例如可能存在以下情況：

1.  關(guān)于專利法第二十二條第二款、第三款（新穎性、創(chuàng)造性）

基于對現(xiàn)有技術(shù)的檢索，審查員認(rèn)為權(quán)利要求所概括的技術(shù)方案相對于檢索到的相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)缺乏新穎性或者缺乏創(chuàng)造性。

作為一種答復(fù)方式，申請人可以對權(quán)利要求進(jìn)行修改，例如將從屬權(quán)利要求的附加技術(shù)特征結(jié)合到其引用的獨(dú)立權(quán)利要求中等，使技術(shù)方案更加具體，以“縮小”保護(hù)范圍，從而通過該次審查意見和答復(fù)的互動(dòng)，對保護(hù)范圍進(jìn)行了調(diào)整。

2.  關(guān)于專利法第二十六條第四款（清楚）

審查員認(rèn)為權(quán)利要求因表述不清楚等原因而使所限定的保護(hù)范圍不清楚或者限定多個(gè)保護(hù)范圍。

作為一種答復(fù)方式，申請人可以對權(quán)利要求進(jìn)行修改，例如在不超出原申請公開范圍的情況下，使表述清楚或者進(jìn)行相應(yīng)的澄清，使得保護(hù)范圍變得清楚，從而對保護(hù)范圍進(jìn)行了調(diào)整。

3.  關(guān)于專利法第二十六條第四款（支持）

審查員認(rèn)為權(quán)利要求所概括的技術(shù)方案得不到說明書中公開的實(shí)施方式/實(shí)施例的支持，該權(quán)利要求要求了過大的保護(hù)范圍。

作為一種答復(fù)方式，申請人可以對權(quán)利要求進(jìn)行修改，以使其概括的技術(shù)方案與公開的實(shí)施方式/實(shí)施例相應(yīng)，以得到說明書相應(yīng)的支持，從而使保護(hù)范圍得到了調(diào)整。

4.  關(guān)于專利法實(shí)施細(xì)則第二十條第二款（必要技術(shù)特征）

審查員認(rèn)為獨(dú)立權(quán)利要求所概括的技術(shù)方案對于解決其技術(shù)問題而言并非完整的技術(shù)方案，即該權(quán)利要求中未記載解決技術(shù)問題的全部必要技術(shù)特征。

作為一種答復(fù)方式，申請人可以將說明書中公開的必要技術(shù)特征補(bǔ)充到該權(quán)利要求中，使保護(hù)范圍得到了調(diào)整。

一般而言，以上不同情況有其各自的適用條件。但是，在實(shí)際審查過程中，還存在不同情況達(dá)到相同的調(diào)整作用的情形。下面，筆者通過在對某外國申請人的中國發(fā)明專利申請（以下稱“中國申請”）的第一次審查意見通知書的處理，來對這種情形進(jìn)行說明。

該中國申請要求了申請人在歐洲專利局（EPO）提交的在先申請（以下稱“對應(yīng)申請”）的優(yōu)先權(quán)。在申請日提交的權(quán)利要求書與在先申請的權(quán)利要求書完全一致，都包括1個(gè)獨(dú)立權(quán)利要求和11個(gè)從屬權(quán)利要求。

中國專利局的審查員（以下稱“中國審查員”）在對中國申請發(fā)出的第一次審查意見通知書中指出，獨(dú)立權(quán)利要求1要求保護(hù)的技術(shù)方案得不到說明書的支持，不符合專利法第二十六條第四款關(guān)于支持的規(guī)定。具體地，審查員認(rèn)為，本領(lǐng)域技術(shù)人員無法確定權(quán)利要求1所概括的除說明書中公開具體實(shí)施方式以外的技術(shù)方案是否能夠解決發(fā)明所要解決的技術(shù)問題。審查員并未對其他權(quán)利要求給出意見。

在查閱并研究EPO在對應(yīng)申請的審查檔案時(shí)，筆者注意到，EPO的審查員（以下稱“EPO審查員”）基于檢索到的兩篇Y類文獻(xiàn)（以下稱“D1和D2”），對在先申請的（與本申請相同的）獨(dú)立權(quán)利要求1給出了不具備非顯而易見性（即，不具備創(chuàng)造性）的意見。EPO審查員也未對其他權(quán)利要求給出意見。

值得注意的是，中國審查員在其檢索報(bào)告中將D1和D2列為A類文獻(xiàn)。顯然，這與EPO審查員不同，中國審查員并未基于相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)對中國申請的創(chuàng)造性給出意見，而是通過對申請本身進(jìn)行評價(jià)，給出了獨(dú)立權(quán)利要求1得不到說明書支持的意見。

在對現(xiàn)有技術(shù)的檢索過程中，由于在對申請主題的理解、檢索策略的確定、以及對對比文獻(xiàn)的理解等方面存在不同，因此中國審查員與EPO審查員就D1和D2與發(fā)明主題的相關(guān)性方面可能會有不同的意見。在中國審查員看來，D1和D2與發(fā)明主題的相關(guān)性較低，因而可以說，中國審查員在該次檢索中沒有發(fā)現(xiàn)可用于單獨(dú)地或者相結(jié)合地來評價(jià)權(quán)利要求新穎性或者創(chuàng)造性的對比文獻(xiàn)。

在此情況下，中國審查員并未就此認(rèn)定中國申請的保護(hù)范圍是合適的，而是根據(jù)審查程序，通過研究說明書的公開內(nèi)容，對權(quán)利要求是否以說明書為依據(jù)，即是否得到了說明書的支持進(jìn)行審查。

根據(jù)EPO在對應(yīng)申請的審查檔案，申請人在答復(fù)EPO的審查意見時(shí)，將從屬權(quán)利要求2的附加技術(shù)特征結(jié)合到原獨(dú)立權(quán)利要求1中，之后EPO審查員給出了可授予專利的意見。事實(shí)上，在對中國申請而言，申請人也傾向于采用相同的的答復(fù)策略。

可見，對于同一權(quán)利要求，兩個(gè)不同的審查部門采用了不同的審查策略，EPO基于檢索到的Y類對比文獻(xiàn)給出了不具備創(chuàng)造性的意見，而中國專利局則給出了得不到說明書的支持的意見；但是就對保護(hù)范圍調(diào)整而言，這兩種不同的情形卻起到了相同的作用。

以上只是筆者在專利代理工作、特別是在發(fā)明專利審查的代理工作中的一些體會，試圖從另一角度來看待審查實(shí)踐，以更好地理解工作實(shí)質(zhì)，能夠更好地服務(wù)客戶。